Euro-Counsels

Ce texte est la transcription de l'intervention qui a eu lieu le 16 juin 2006 dans le cadre du colloque « Internet sous haute surveillance », organisé par Me Séverine Mas et le réseau d'avocats Euro-Counsels et en partenariat avec l'Ordre des avocats au Barreau de Marseille. Pour plus d'authenticité, il n'a été que peu remanié. [Cet article a été publié en exclusivité sur juriscom.net]

Droit et technique sont intimement liés depuis dix ans d'essor des NTIC et le modèle économique développé grâce aux réseaux numériques a entraîné des réformes majeures de pans entiers de notre droit positif. Il en est ainsi du droit de la preuve.

Introduction :

Dans le monde réel, deux marques identiques peuvent coexister et être détenues par deux sociétés différentes pour des produits identiques dans des territoires géographiques séparés. Les marques peuvent également exister pour des produits différents sur un même territoire en vertu du principe de spécialité de la marque, ceci pourvu que la marque ne bénéficie pas d'une renommée sur le territoire en question.

Dans le monde virtuel il apparaît immédiatement aux yeux de l'observateur que cette coexistence pacifique ne peut exister. Le système des noms de domaine ne permet l'enregistrement que d'un seul nom pour la catégorie demandée. Les extensions de premier niveaux sont rares, et le .com toujours très prisé. Le nom de domaine offre un monopole sur un nom et indépendemment des produits et services exploités.

Dans la bataille entre noms de domaine et marque, nous avons vu que le titulaire d'une marque l'emporte dans 80% des cas environ contre le titulaire d'un nom de domaine. La protection des marques de renommée est malgré tout un défi sans cesse renouvelé sur les réseaux compte tenu des chiffres impressionnants du cybersquatting : - 25% de plaintes supplémentaires reçues en 2006 par l'OMPI.

Mais pourtant le titulaire légitime d'un nom de domaine a de quoi s'inquiéter dès lors qu'il n'est pas titulaire d'une marque associée. La renommée d'un nom de domaine n'est donc que très rarement placée au même niveau que la renommée de la marque.

1. Qu'est-ce qu'une marque de renommée ?

Règlement N°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, article 8.5

Une marque est refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure et pour des produits ou services qui ne sont pas similaires, si cette marque est renommée sur le territoire où elle est protégée et à condition que cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porte préjudice.

Suivant la JP, Arrêt General Motors - Arrêt de la Cour du 14 septembre 1999

Pour être renommée, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Ladite condition est remplie lorsque la renommée existe dans une partie substantielle du territoire d'un État membre.

General Motors - L'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques, qui prévoit une protection de la marque enregistrée élargie à des produits ou à des services non similaires lorsque, d'une part, celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que, d'autre part, est rapportée la preuve d'une atteinte sans juste motif à la marque, doit être interprété en ce sens que, pour répondre à la condition relative à la renommée, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans l'examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment:
-la part de marché détenue par la marque,
-l'intensité,
-l'étendue géographique et la durée de son usage,
-ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.

Au plan territorial, ladite condition est remplie lorsque la renommée existe dans une partie substantielle du territoire d'un État membre, étant donné que, en l'absence de précision de la disposition communautaire, il ne peut être exigé que la renommée existe dans «tout» le territoire de l'État membre.

Dès lors, dans le territoire Benelux, il suffit que la marque soit connue d'une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays le composant.

2. Le règlement des litiges relatifs au cybersquatting des marques de renommée

Procédure

La pratique du cyberquatting est interdite par la charte de nommage de l’ICANN et sanctionnée par les tribunaux. Dans d’autres cas de conflit, c’est toujours la règle du premier arrivé… qui prévaut. Les litiges portant sur les noms de domaines ont certains traits spécifiques. Les règles de résolution sont établies à un niveau international, par l’ICANN.

L’établissement d’un arbitrage obligatoire en cas de cybersquatting

Tous les litiges relatifs aux gTLD sont régis par les principes UDRP.

La procédure UDRP « Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy » établie par l’ICANN vise à rendre obligatoire un arbitrage lorsqu’un nom de domaine est déposé ou exploité de manière frauduleuse. Cette procédure est reprise par toutes les sociétés d’enregistrement agréées. Lors de l’enregistrement d’un nom auprès d’une autorité de nommage nationale, le déposant du nom s’engage à respecter ces règles uniformes lors de la souscription et à se soumettre à l’arbitrage si un tiers se plaint de cybersquatting.

Une clause est stipulée en ce sens dans le contrat d’enregistrement.

Elle fixe les termes et conditions relatifs à un litige sur un nom de domaine survenant entre le déposant et un tiers. Il ne s’agit pas d’une clause compromissoire à part entière. Cette stipulation n’en revêt pas tous les caractères et le recours aux tribunaux est toujours possible. Cependant, l’arbitrage permet de régler rapidement des pratiques d’usurpation de nom de domaine.

Le déposant lors de l’enregistrement fait d’office certaines déclarations relatives à sa bonne foi. Ainsi, la pratique du cybersquatting est purement et simplement interdite. En souscrivant à un nom de domaine, il reconnaît en effet « que l’enregistrement du nom de domaine ne porte pas atteinte ou ne viole pas un droit d’une tierce partie ».

La procédure dite administrative est obligatoirement mise en place en cas d’utilisation frauduleuse d’une marque de commerce ou de services, lorsque l’utilisation de ce nom est faite sans aucun intérêt légitime et lorsque le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi (par exemple, pour causer des torts à un concurrent).

Ces trois conditions sont cumulatives.

Para. 171. (…) L’enregistrement d’un nom de domaine est considéré comme abusif lorsque les conditions suivantes sont toutes remplies :

- le nom de domaine est identique à une marque de produits ou de services sur laquelle le demandeur a des droits ou il ressemble à cette marque au point de prêter à confusion, et

- le titulaire du nom de domaine n’a ni droit, ni intérêt légitime, à l’égard du nom de domaine, et

- le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Aux fins du paragraphe 1.iii) constituent, notamment, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :

- l’offre de vendre, louer ou céder d’une autre manière le nom de domaine, à titre onéreux, au propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, ou

- une tentative faite pour attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet vers le site Web ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec la marque de produits ou de services du demandeur, ou

- l’enregistrement du nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, si cet acte s’inscrit dans un comportement habituel du titulaire du nom de domaine, ou

- l’enregistrement du nom de domaine en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent.

L’utilisation de mauvaise foi est présumée lorsqu’une personne a tenté de vendre un nom de domaine au plaignant qui invoque un préjudice ou à ses concurrents.

Le fait d’attirer sur son site les clients d’une marque, en créant une confusion dans ses propres pages ou d’empêcher la clientèle de se rendre sur le site de cette marque en déposant un nom de domaine à cet effet, permettent également de présumer de la mauvaise foi du déposant d’un tel nom.

Le plaignant peut choisir néanmoins de porter l’affaire devant un arbitre agréé (appelé panel administratif) ou devant le tribunal compétent. L’intérêt bien entendu de la procédure arbitrale (dite administrative), est d’obtenir rapidement et à moindre frais, la restitution du nom de domaine ou la cessation des agissements litigieux.

Les règles uniformes ont été approuvées par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (World Intellectual Property Organization).

3. La marque de renommée ou notoire suivant l'OMPI

La problématique essentiellement posée par l'opposition entre la protection d'une marque et l'enregistrement d'un nom de domaine, est que la marque connaît une protection territoiriale et limitée aux produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

L'accord sur les ADPIC reconnaît une protection plus étendue. Suivant l'article 16.3 de l'Accord et des dispositions correspondantes des lois nationales, la protection n'est pas limitée aux produits ou services similaires et s'étend à d'autres produits ou services, à condition que l'usage de la marque contrefaisante pour ces autres produits ou services soit indicatif d'un lien entre ceux-ci et le propriétaire de la marque renommée, et à condition que les intérêts de ce propriétaire risquent d'être lésés par cet usage.

La renommée fait échec au principe de spécialité.

La particularité du nom de domaine par rapport à la marque, c'est que sa diffusion est nécessairement perçue par tous et partout.

Dès lors, la protection de la marque de renommée sur l'Internet est particulièrement difficile car un tiers peut détenir un droit légitime à l'usage d'un nom de domaine et se voir déposséder au profit du titulaire d'une marque renommée.

Les critères reconnus pas l'OMPI

i) Le nombre de marques enregistrées et le nombre de pays où ces marques sont enregistrées : ainsi dans l'affaire FerrariS.p.A v American entertainment Group, le panel note que « FerrariS.p.A. est titulaire de plusieurs centaines de marques à travers le monde incluant le mot « Ferrari» ».

C'est aussi sur cette base que la marque Dior sera déclarée « marque notoire » et ce « beyond dispute ».

ii) Les parts de marché détenues par la compagnie en question : dans une affaire Dancow tranchée en 2002, la société Nestlé qui a démontré détenir 40% des parts de marché pour le lait en poudre en Indonésie, se voir reconnaître la renommée de cette marque. »

Le panel retient également que la marque a été récompensée trois fois en deux ans; que le chiffre d'affaires excède les US$150 million. Il relève aussi la publicité « étendue et intensive » faite autour de la marque.

Un autre exemple cocasse est l'affaire « Viagra » où fut retenu, pour dégager la notoriété de la marque, le fait que de nombreux programmes télévisés ont fait leur « choux gras » de la mise sur le marché de ce produit… et que même le magazine Newsweek lui consacra une couverture !

iv) Le nombre de pays où la marque est vendue : où l'on apprend que le champagne « Veuve Clicquot » est vendu dans 120 pays.

v) La notoriétéde la marque dans les milieux intéressés reste bien entendu le critère prépondérant. Pour prendre un exemple, il fut décidé que le signe « F1 » , bien que populaire en Europe pour désigner des courses de Formule Un, n'avait pas acquis une réputation suffisamment étendue que pour être qualifié de « notoire » et être opposé à un titulaire de nom de domaine américain.

vi) L'ancienneté du produit joue également : où l'on apprend que le Champagne « Veuve Clicquot » existe depuis plus de 200 ans… A contrario, une marque qui n'existait que depuis quelques mois aumoment de la plainte n‘a pu décemment devenir« notoire » en si peu de temps.

Cependant, force est de constater que l'OMPI dans de très nombreuses décisions, ne se base que sur
l'appréciation de la mauvaise foi du déposant et que la renommée n'est qu'un élément secondaire de
l'argumentation.

Par exemple, une décision Rueducommerce, pour laquelle la société poursuivait le déposant du nom ruducommerce : (décision en anglais)

« De plus, le défendeur n'a pas utilisé son nom de domaine de bonne foi pour offrir des services ou des marchandises, puisque le défendeur dirigeait un site virtuellement concurrent avec des liens vers des sites internet autres que ceux du plaignant, qui offraient des services et produits similaires à ceux du plaignant. En conséquence, il est clair pour le Panel que le site internet du défendeur était dirigé par un concurrent, afin de tromper des consommateurs potentiels du plaignant, et les attirer sur le site du défendeur. Ce site, avant que son contenu ne soit changé, aux alentours du 14 mars 2006, contenait des liens en fran,çais vers d'autres sociétés qui étaient concurrentes avec le plaignant.

Le fait de tromper, attirer et rediriger les consommateurs vers des sites concurrents en utilisant un nom de domaine prêtant à confusion, ne peut être considéré comme une intention d'offrir des services ou marchandises de bonne foi.

Ce faisant, le défendeur bénéficie indûment de la marque du plaignant et de sa réputation, et du fait qu'elle est renommée dans la communauté francophone. Le défendeur adopte une conduite qui n'indique pas un intérêt légitime, en aucune façon.

Les moyens de défense

Pour prouver ses droits ou intérêts légitimes dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux, le défendeur doit se conformer à l’article 4) c) des UDRP. Celui-ci dispose que :

(traduction)

1. avant toute notification qui vous aurait été faite d'un litige, votre usage ou la préparation en vue d'un tel usage du nom de domaine correspondant au domaine en rapport avec une intention de bonne foi d'offrir des biens ou services,

2. ou vous (personne physique, entreprise ou autre organisation) avez été connu par ce nom même si vous n'avez acquis aucune marque,

3. vous avez fait un usage non commercial légitime ou équitable du nom de domaine, sans intention commerciale de tromper les consommateurs ou de ternir la marque en question,

Par ailleurs, l'usage d'un nom de domaine ne peut être assimilé à l'usage d'une marque dans le commerce.

Une décision du Second Board of Appeal (CJCE) of 2 April 2004, In Case R 710/2002-2 TELEFONICA MOVILES, S.A. a jugé que :

Il apparaît tel que démontré sur l'Internet, le signe 'tsm.es' est utilisé comme nom de domaine. Toutefois, l'usage d'un nom de domaine n'équivaut pas à l'usage d'une marque qui forme une partie du nom de domaine. L'appelant argue du fait que la composante 'tsm' est l'élémént dominant et que l'usage du '.es' n'affecte pas son caractère distinctif.

Premièrement, si le signe 'tsm' était toujours utilisé avec le signe 'es' qui lui serait attaché, cela altérerait le signe. On attend que le .es soit une partie du nom de domaine, mais on attend pas normalement de le trouver comme marque. Deuxièmement, et ce qui est plus important, 'tsm.es' n'a pas été utilisé comme marque. Toutes les preuves d'usage se réfèrent à un nom de domaine. Même la recherche faite sur Alta Vista a été conduite en utilisant le terme 'tsm.es' plutôt que 'tsm' tout seul. Contrairement à l'argument de l'appelant, l'usage d'un nom de domaine n'implique pas automatiquement un usage en tant que marque.

Conclusion

C'est la marque qui sort gagnante du match.

La marque de renommée permet d'interdire à tout tiers l'usage sur Internet d'un nom de domaine prêtant à confusion, et pour tous les produits et services.

Ce qui est nouveau, c'est que l'arbitrage de l'Ompi permet d'étendre l'interdiction sur des territoires beaucoup plus larges que ceux où les marques est enregistrée.

Finalement sur Internet, la marque de renommée est protégée comme la marque notoire, c'est à dire dans le monde entier même en l'absence d'enregistrement sur les territoires où l'interdiction d'exploiter un nom de domaine est recherchée.

Vous savez aussi, cependant, que les lois s’appliquent, disons, différemment sur Internet, notamment en raison du fait qu’Internet permet de communiquer aussi rapidement avec d’autres pays et d’autres juridictions que la nôtre.